製造方法に関する均等論が認められた事例
製造方法に関する均等論（平成28年3月25日知財合議判決）
発明の名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権（特許番号第３３１０３０１号）の共有者の１人である中外製薬�蠅�、ＤＫＳＨの輸入販売に係るマキサカルシトール原薬並びに岩城製薬、高田製薬及びポーラファルマの各販売に係る各マキサカルシトール製剤の製造方法である別紙方法目録記載の方法は、本件特許に係る明細書の特許請求の範囲の請求項１３に係る発明と均等であり、その技術的範囲に属するから、その方法により製造した製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、特許法１００条１項，２項に基づき、輸入又は譲渡の差止め及び廃棄を求めていた事案であり、原審は、その方法が本件発明及び訂正後の特許請求の範囲の請求項１３に係る発明と均等であることを認め、また、本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないと判断して、被控訴人の請求を全部認容したため控訴がなされたものであるが、知財高裁は、その控訴を棄却した。
活性型ビタミンＤ３の生理作用としては、古くからカルシウム代謝調節作用が知られていたが、細胞の増殖抑制作用や分化誘導作用等の多岐にわたる新しい作用が発見され、角化異常症の治療薬として期待されるようになっていた。しかし、活性型ビタミンＤ３には血中カルシウムの上昇という副作用の問題があった。被控訴人は、活性型ビタミンＤ３であるカルシトリオールの化学構造を修飾した物質であるマキサカルシトールが細胞増殖抑制作用、分化誘導作用を有しながら、血中カルシウム上昇作用が弱いことを見いだした。すなわち、下記の左図がビタミンＤ３（非活性）、中図がビタミンＤ３の１αと２５位が水酸化して活性化したカルシトリオール（１α、２５ジヒドロキシビタミンＤ３）であるが、被控訴人は、カルシトリオールの２２位のメチレン基を酸素原子に置き換えることによって、増殖抑制作用が１０〜１００倍向上し、他方、副作用である血中カルシウム、リンの上昇作用がカルシトリオールよりも著しく弱い物質が得られることを見いだしたものである（弁論の全趣旨）。この物質がマキサカルシトールである。
「控訴人方法は，訂正発明の構成要件Ａ，Ｂ−２，Ｄ及びＥを充足するが，同方法における出発物質Ａ及び中間体Ｃが，シス体のビタミンＤ構造の化合物ではなく，その幾何異性体であるトランス体のビタミンＤ構造の化合物であるという点で，訂正発明の構成要件Ｂ−１，Ｂ−３及びＣと相違する。
そこで，以下，出発物質及び中間体にトランス体のビタミンＤ構造の化合物を用いる控訴人方法が，訂正発明において出発物質及び中間体にシス体のビタミンＤ構造の化合物を用いる場合と均等なものといえるか，順次，均等の要件を判断する。」
均等の第１要件（非本質的部分）について
「訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと，訂正発明の本質的部分（特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分）は，ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の２０位アルコール化合物を，末端に脱離基を有する構成要件Ｂ−２のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより，一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し，このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンＤ構造又はステロイド環構造という中間体を経由し，その後，この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により，ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の２０位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認められる。」
「控訴人方法は，ビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物（出発物質Ａ）を，末端に脱離基を有する構成要件Ｂ−２のエポキシ炭化水素化合物と同じ化合物（試薬Ｂ）と反応させることにより，出発物質にエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンＤ構造という中間体（中間体Ｃ）を経由し，その後，この側鎖のエポキシ基を開環することにより，マキサカルシトールの側鎖をビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物に導入するものであるから，訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているといえる。
一方，控訴人方法のうち，訂正発明との相違点である出発物質及び中間体の「Ｚ」に相当するビタミンＤ構造がシス体ではなく，トランス体であることは，前記エのとおり，訂正発明の本質的部分ではない。
したがって，控訴人方法は，均等の第１要件を充足すると認められる。」
均等の第２要件（置換可能性）について
「控訴人方法における上記出発物質Ａ及び中間体Ｃのうち訂正発明のＺに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンＤ構造であり，訂正発明における出発物質（構成要件Ｂ−１）及び中間体（構成要件Ｂ−３）のＺの炭素骨格がシス体のビタミンＤ構造であることとは異なるものの，両者の出発物質及び中間体は，いずれも，ビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物を，同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて，それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンＤ構造という中間体を経由するという方法により，マキサカルシトールを製造できるという，同一の作用効果を果たしており，訂正発明におけるシス体のビタミンＤ構造の上記出発物質及び中間体を，控訴人方法におけるトランス体のビタミンＤ構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても，訂正発明と同一の目的を達成することができ，同一の作用効果を奏しているものと認められる。」
均等の第３要件（置換容易性）について
「一般に，化合物の反応においては，反応点付近の立体構造が反応の進行に大きく影響することが知られているところ，出発物質であるビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物がマキサカルシトールの側鎖の導入に際して反応する水酸基は，トランス体とシス体とで構造が異なるビタミンＤ構造の二重結合（５位）の位置から遠く離れており，出発物質のビタミンＤ構造がトランス体であってもシス体であっても，反応点付近の立体構造は同じであることからすれば，当業者であれば，トランス体とシス体の二重結合の位置の違いによって訂正発明のマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が異なるものと考えないのが自然である。」
「当業者が訂正発明から容易に想到することができたものと認められる。」
均等の第５要件（特段の事情）について
「均等の法理は，特許発明の非本質的部分の置き換えによって特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れるものとすると，社会一般の発明への意欲が減殺され，発明の保護，奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するのみならず，社会正義に反し，衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって，上記に述べた状況等に照らすと，出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたとしても，そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない。」
「もっとも，このような場合であっても，出願人が，出願時に，特許請求の範囲外の他の構成を，特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的，外形的にみて認められるとき，例えば，出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや，出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには，出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは，第５要件における「特段の事情」に当たるものといえる。」
「しかし，以下のとおり，訂正明細書中には，訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンＤ構造とした発明を記載しているとみることができる記載はなく（訂正明細書中に，トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とする発明の開示がされていないことは，争いがない。），その他，出願人が，本件特許の出願時に，トランス体のビタミンＤ構造を，訂正発明の出発物質として，シス体のビタミンＤ構造に代替するものとして認識していたものと客観的，外形的にみて認めるに足りる証拠はないから，控訴人らの主張は理由がないというべきである。」
「控訴人らのその余の主張によっても，均等の第５要件の特段の事情があるものとは認められない。」